Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

26/07/2021

Hiện nay, việc ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ngày càng trở nên phổ biến. Điều này xuất phát từ những lợi ích to lớn mà nó mang lại cho chủ sở hữu. Chẳng hạn như tăng doanh thu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ mà không phải tốn nhiều tiền bạc, công sức xây dựng các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước cũng như toàn thế giới. Hơn thế nữa, việc chuyển quyền sử dụng này cũng góp phần quảng bá nhãn hiệu một cách rộng rãi đến người tiêu dùng. Và ngược lại, bên nhận chuyển giao cũng được hưởng lợi khi có được nhãn hiệu đã được người tiêu dùng biết đến và có một thị trường nhất định.

Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về “hướng đi mới” này, ở bài viết này, Luật Ba Đình sẽ tiến hành đi sâu làm rõ các nội dung liên quan đến “Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu”.

I. Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là gì?

Trước hết, cần hiểu thế nào là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Để giúp Quý khách hàng có được hình dung ban đầu, dưới đây, Luật Ba Đình sẽ lấy một ví dụ cụ thể về nội dung này.

Có lẽ, thuốc cảm cúm Coje là một nhãn hiệu không quá xa lạ với người tiêu dùng. Nhãn hiệu này do Công ty TNHH Đại Bắc nộp đơn đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu năm 2002 và đã được cấp văn bằng bảo hộ. Sau đó, nhãn hiệu này được chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Căn cứ theo hợp đồng này, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 có toàn quyền sản xuất và phân phối sản phẩm thuốc cảm cúm Coje trên thị trường. Tuy nhiên, nhãn hiệu Coje vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Đại Bắc.

Có thể lấy một ví dụ khác về sản phẩm bia Heineken. Đây là thương hiệu bia nổi tiếng của Hà Lan ra đời từ những năm 1864. Sản phẩm này được sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi nhà máy bia Heineken Việt Nam theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với Công ty Heineken Hà Lan.

Từ hai ví dụ trên, có thể hiểu được một cách cơ bản về khái niệm này. Nói một cách khái quát, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng nhãn hiệu (bên chuyển giao) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận chuyển giao) được quyền sử dụng nhãn hiệu đó. 

II. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có gì khác với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu?

Trên thực tế vẫn còn tồn tại sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm “chuyển nhượng quyền sở hữu” và “chuyển giao quyền sử dụng” đối với nhãn hiệu. Về bản chất, đây là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Việc phân biệt hai nội dung này giúp Quý khách hàng xác định đúng loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan. Cụ thể, việc phân biệt hai loại hợp đồng này dựa trên các tiêu chí sau đây:

1. Về khái niệm hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức cá nhân khác.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu cấp phép cho phép tổ chức cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Về bản chất của hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: 

+ Bên chuyển nhượng chấm dứt quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

+ Bên nhận chuyển nhượng xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: 

+ Bên chuyển giao chỉ chuyển giao quyền sử dụng.

+ Bên nhận chuyển giao chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi các bên thỏa thuận. Bên nhận chuyển giao sẽ không trở thành chủ sở hữu của nhãn hiệu đó.

3. Về chủ thể hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: 

+ Bên chuyển nhượng phải là chủ sở hữu nhãn hiệu.

+ Bên nhận chuyển nhượng phải là bên có nhu cầu sở hữu nhãn hiệu. Đồng thời, là tổ chức cá nhân đáp ứng yêu cầu đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: 

+ Bên chuyển giao là chủ sở hữu nhãn hiệu. Hoặc là bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng khác.

+ Bên nhận chuyển giao quyền là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu.

Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu
Phân biệt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu

4. Về nội dung hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: Theo Điều 140 Luật SHTT, hợp đồng gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Hai là, căn cứ chuyển nhượng.

Ba là, giá chuyển nhượng.

Bốn là, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Theo Điều 144 Luật SHTT, hợp đồng phải có các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Hai là, căn cứ chuyển giao quyền sử dụng.

Ba là, dạng hợp đồng.

Bốn là, phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.

Năm là, thời hạn hợp đồng.

Sáu là, giá chuyển giao quyền sử dụng.

Bảy là, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Ngoài ra, cần lưu ý, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền. Đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

– Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó.

– Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.

– Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Nếu các điều khoản trong hợp đồng thuộc vào một trong các trường hợp trên thì sẽ mặc nhiên bị vô hiệu. Do đó, khi giao kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên cần hết sức lưu ý để tránh vô hiệu hợp đồng.

5. Về vấn đề hạn chế chuyển giao quyền:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: Căn cứ Điều 139 Luật SHTT, các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu bao gồm:

Một là, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Hai là, việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ba là, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Căn cứ Điều 142 Luật SHTT, việc hạn chế chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thể hiện như sau:

Một là, quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Hai là, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba. Trừ trường hợp việc ký kết được bên chuyển quyền cho phép.

Ba là, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

6. Về hiệu lực hợp đồng:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu: Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

– Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận các bên mà không cần đăng ký tại cơ quan nhà nước.

III. Các loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được phân loại dựa vào các tiêu chí sau đây:

1. Phân loại căn cứ vào phạm vi quyền 

Cụ thể, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được chia làm hai dạng, bao gồm:

Một là, hợp đồng độc quyền. Theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên nhận chuyển giao được độc quyền sử dụng nhãn hiệu (khoản 1 Điều 143 Luật SHTT). Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào. Đồng thời, chỉ được sử dụng nhãn hiệu nếu được phép của bên nhận chuyển giao. Bên được chuyển quyền cũng có thể chuyển quyền sử dụng cho chủ thể khác trong thời hạn của hợp đồng (hợp đồng thứ cấp). Tuy nhiên, không được định đoạt nhãn hiệu bằng cách chuyển nhượng quyền sở hữu cho chủ thể khác.

Các loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ví dụ, nhãn hiệu “MINI STOP” là nhãn hiệu cho mô hình cửa hàng tiện lợi đang phát triển trong thời gian gần đây. Chủ sở hữu nhãn hiệu này là Công ty Ministop Kabushiki Kaisha có trụ sở tại Nhật Bản. Công ty này đã chuyển quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu trên cho Công ty TNHH Ministop Việt Nam.

Hai là, hợp đồng không độc quyền. Theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, còn có quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với người khác. Ở trường hợp này, nhiều chủ thể có thể cùng khai thác, sử dụng nhãn hiệu theo phạm vi, mức độ và cho những mục đích khác nhau mà không làm ảnh hưởng tới lợi ích của chủ thể khác.

2. Phân loại căn cứ vào chủ thể là bên chuyển quyền trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo đó, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được chia làm các loại sau:

Một là, hợp đồng cơ bản. Theo đó, bên chuyển quyền chính là chủ sở hữu nhãn hiệu. Căn cứ chuyển giao được xác lập theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Hoặc do được người khác chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu hợp pháp.

Hai là, hợp đồng thứ cấp không cơ bản. Theo đó, bên chuyển giao quyền không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu mà là người nhận chuyển giao quyền sử dụng độc quyền theo hợp đồng khác và được phép chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba. Hợp đồng này chỉ phát sinh sau khi một hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được giao kết và có hiệu lực pháp lý. Căn cứ chuyển giao trong trường hợp này là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu độc quyền đã được giao kết với chủ sở hữu nhãn hiệu.

IV. Một số lưu ý khi đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Để giảm thiểu tối đa các tranh chấp có thể phát sinh khi xác lập, thực hiện hợp đồng, ngay từ giai đoạn đàm phán, soạn thảo hợp đồng, các bên cần hết sức lưu ý các nội dung quan trọng sau đây:

1. Lưu ý về hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Pháp luật quy định cụ thể về hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo đó, khoản 2 Điều 141 Luật SHTT quy định, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Căn cứ theo quy định này, có thể hiểu, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bắt buộc phải xác lập dưới hình thức văn bản. Pháp luật không chấp nhận bất cứ hình thức pháp lý nào khác có giá trị tương đương. Chẳng hạn như lời nói, hành vi, hay thông điệp dữ liệu.

2. Lưu ý lựa chọn dạng hợp đồng phù hợp

Như đã phân tích phía trên, hiện nay có một số dạng hợp đồng cho các bên lựa chọn bao gồm: hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền, hợp đồng sử dụng thứ cấp. Khi đàm phán chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ quyền đối với nhãn hiệu cho bên nhận chuyển giao. Tùy theo nhu cầu, các bên sẽ lựa chọn dạng hợp đồng tương ứng cho phù hợp. Đối với mỗi loại hợp đồng khác nhau, quyền và nghĩa vụ các bên sẽ có sự khác nhau.

3. Lưu ý về các điều khoản cơ bản của hợp đồng 

Sự khác nhau giữa các nội dung chủ yếu của loại hợp đồng này so với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu đã được Luật Ba Đình làm rõ ở Mục II. Cụ thể hóa nội dung này, khi đàm phán, soạn thảo hợp đồng, các bên cần tập trung thể hiện rõ từng điều khoản như sau:

Thứ nhất, tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền. Trước giai đoạn đàm phán, các bên cần tìm hiểu sơ bộ thông tin của đối tác. Khi soạn thảo nội dung hợp đồng, cần thể hiện chính xác thông tin liên quan của các bên. Điều này nhằm đảm bảo hiệu lực của hợp đồng. Nhiều trường hợp hợp đồng vô hiệu do bên tham gia ký kết không có thẩm quyền.

Thứ hai, căn cứ chuyển giao quyền sử dụng. Các bên cần thể hiện rõ nhãn hiệu được chuyển giao trong hợp đồng. Cụ thể, tên nhãn hiệu (mô tả), nhóm, sản phẩm, số đơn, quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Điều này giúp xác định rõ nhãn hiệu này có đang được sở hữu hợp pháp hay không. Đồng thời xác định bên chuyển giao có thẩm quyền chuyển giao hay không. Từ đó giúp tránh tình trạng tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu và các rủi ro phát sinh.

Thứ ba, dạng hợp đồng. Các bên thống nhất lựa chọn dạng hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình.

Điện thoại tư vấn: 0988931100 – 0931781100 -(024)39761078

Thứ tư, phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ. Điều khoản này cần ghi nhận rõ về phạm vi, các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu mà bên nhận chuyển giao được phép sử dụng. Về giới hạn lãnh thổ, thông thường sẽ là lãnh thổ một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, thực tế cũng có trường hợp thỏa thuận trên phạm vi lãnh thổ rộng hơn.

Thứ năm, thời hạn hợp đồng. Các bên thỏa thuận rõ thời hạn chuyển giao quyền sử dụng. Cần lưu ý, thời hạn này phải nằm trong thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu chuyển giao. Ngoài ra, nếu là hợp đồng sử dụng thứ cấp, thời hạn đó phải nằm trong thời hạn hợp đồng chuyển giao độc quyền.

Một số lưu ý khi đàm phán soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Một số lưu ý khi đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thứ sáu, giá chuyển giao quyền sử dụng. Điều khoản này quy định về phí chuyển giao và các chi phí khác. Các khoản này hoàn toàn do các bên tự thỏa thuận.

Thứ bảy, quyền và nghĩa vụ của các bên. Nội dung này do các bên tự nguyện thỏa thuận. Nhưng, cần tuân thủ quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng.

Đây là bảy nội dung chủ yếu của hợp đồng. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận một số điều khoản khác như: đăng ký hợp đồng, duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, chấm dứt hợp đồng, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng, sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành.

V. Giới thiệu mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chuẩn

Dưới đây, Luật Ba Đình xin giới thiệu tới Quý khách hàng mẫu hợp đồng chuẩn sử dụng trong các giao dịch trên thực tế. Bản chất của loại hợp đồng này dựa trên sự tự do thỏa thuận giữa các bên. Do đó, ngoài các nội dung chủ yếu theo quy định, các bên vẫn có thể đàm phán và đưa vào hợp đồng các nội dung khác tùy theo nhu cầu của mình. Miễn là việc thỏa thuận các điều khoản không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội. Quý khách hàng có thể tải Mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại đây:

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Ngoài ra, nếu có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến nội dung này cần Luật Ba Đình tư vấn, Quý khách hàng có thể liên hệ số điện thoại tư vấn miễn phí của chúng tôi:

Liên hệ tư vấn
0988931100 – 0931781100 – (024)39761078

Xem thêm:  Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích ?
Không